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Las disputas de los nombres de dominios aparecieron en la Web debido a la práctica del Cybersquatting también conocida en español como Ciberocupación que consiste en el registro por terceras partes de marcas registradas con el objetivo de lucrar con el dominio.
Este tipo de practicas aprovecha la naturaleza de first-com first-served del sistema de registro de dominios para registrar dominios con marcas con los cuales ellos no tienen ninguna conexión.
En respuesta al incremento de quejas relacionadas con los nombres de dominios y el incremento abusivo en el registro de nombres de dominios con que violaban la propiedad intelectual. La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN adoptó la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy o UDRP conocida como Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominios en Octubre de 1999, creando así una herramienta administrativa alterna a los juzgados para la resolución de disputas de nombres de dominios.
Han sido pocos los casos de IDNs en donde se ha solicitado un UDRP, entre ellos el más destacado sin duda para nosotros como domainers hispanos ocurrió hace poco cuando atrapalo.com una compañía de alcance regional en España solicitó a través de la WIPO o World Intellectual Property Organization, también conocida en español como Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un trámite reclamando el dominio atrápalo.com, del cual tiene la marca registrada en España -sin la tilde- como “Atrapalo”. El dominio en cuestión xn--atrpalo-jwa.com (Punycode) fue registrado con el registrador Spot Domain Llc Dba Domainsite.com el 29 de noviembre del 2005
A diferencia de procesos arbitrales convencionales, los cuales dependen de un acuerdo voluntario entre las partes el UDRP en un proceso casi administrativo específicamente diseñado para conflicto de nombres de dominios. Los poseedores de los dominios aceptan la regulación a través de su registrador cuando aceptan las políticas de uso al pagar el dominio, este tipo de procedimiento tiene muchas ventajas comparado con el gasto que implicaría ir a juicio en una demanda del tipo de disputas de propiedad Intelectual, los costos son considerablemente menores y en la práctica las disputas no toman mas de dos meses en ser resueltas.
De acuerdo a las estadísticas del ICANN menos del 20 por ciento de los casos de WIPO acaban en manos de las personas que han registrado el dominio originalmente, esto es, en su mayoría los dominios son transferidos al demandante y según un estudio de The Syracuse University School of Information Studies el 52% de las decisiones ha sido dadas después que el demandado no ha respondido al WIPO, y de esos casos el demandante ha ganado el 96% de los casos debido a esa decisión se ha dado por default, atrápalo.com es uno de estos casos.
Hay tres condiciones esenciales que el demandante tiene que probar para poder ganar un URDP
Tiene que ser similar a la Marca Registrada
Poseer un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
No tiene Derechos Legítimos
No tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
Mala Fe
Poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
Hay que recalcar que en el procedimiento administrativo se tienen que comprobar todos y cada uno de los anteriores requisitos
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión del dominio.
El demandante acredita la titularidad de las marcas “Atrapalo”, adicionalmente acredita su presencia en Internet a través del dominio “atrapalo.com”, a continuación el panelista Luis H. de Larramendi argumenta que las dos palabras atrapalo y atrápalo son idénticas y la única diferencia está en el “acento”, siendo así que “con arreglo a las reglas ortográficas del idioma español, las marcas y denominación de la demandante se escribirían correctamente como “atrápalo”. De Esta forma queda probada de acuerdo el panelista que el dominio resulta idéntico o confundible a las marcas del demandante.
Lección 1. A pesar de que la marca del demandante no usa la tilde, el panelista asume que el demandante ha cometido una error ortográfíco y le concede este punto, aunque la palabra notoriamente puede considerarse un genérico, Luis H. de Larramendi descarta que es sea un hecho relevante para este apartado en lo particular como lo ha hecho ya en otras ocasiones como por ejemplo en el caso de elconsorci.com “El Panel considera que la naturaleza genérica o no del término no es relevante a la hora de decidir la concurrencia de este primer requisito, que debe implicar sólo un análisis objetivo de posible identidad o semejanza entre el dominio y la marca o marcas del demandante, aunque esa naturaleza pueda tener influencia directa en el análisis de los restantes requisitos contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme.”
B. Derechos o Intereses legítimos del dominio.
Lección 2. El demandado decide no contestar la demanda a pesar de haber estado de acuerdo con los trámites anteriores como el idioma de la disputa y de acuerdo a la párrafo 5(a) el demandado debe responder a mas tardar en 20 días al comienzo del URDP, al no contestar la demanda el dueño original del dominio, el panelista Luis H. de Larramendi interpreta -usando anteriores casos como referencia- que es un reconocimiento implícito de parte del demandado que no tiene derechos o intereses legítimos con la denominación “Atrapalo”. Esta condición se le concede al demandante por default, y de hecho es decisivo para el resultado final del URDP. Esto es lo que dice Larramendi en el URDP: “En otras decisiones emanadas del Centro se ha interpretado la ausencia de contestación a la demanda como una asunción o reconocimiento implícito por el Demandado que no contestó, de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor.” “Por todo ello, el Experto considera también probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política.”
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Lección 3. Por el hecho de el demandado ser español el panelista asume que debe conocer el sitio atrapalo.com y sus actividades en el mercado del viajes en el mercado regional de España, si el dueño del dominio no fuese español esta afirmación hubiera sido muy difícil de probar puesto que "Atrapalo" no es conocida fuera de España. Un buen ejemplo de esto es el caso de PizzaMovil.com en donde Larramendi fungió también como panelista único y en la cual habla de una marca dentro de España misma. “No es posible presumir el conocimiento previo de la marca Pizza Móvil por D. Roberto Manso Esteban. Ello es así por: la implantación puramente territorial en Coruña y Barcelona de los establecimientos Pizza Móvil cuando el demandado obtuvo su inscripción, pues de las pruebas aportadas por el demandante no se deduce que éstos se extendieran a otras provincias o localidades de la geografía española antes de esa fecha.”
Lección 4. El sitio web del demandado contiene links a terceros con temáticas de viajes, si el demandado no hubiera redireccionado el dominio parqueado a empresas relacionadas con viajes esta condición no se hubiera cumplido, como en el ejemplo del caso de nosolomusica.com, en donde Luis H. de Larramendi, también fungió como panelista único. “Además, como quiera que el titular del dominio nosolomusica.com no utiliza el dominio de manera comercial, no puede pretenderse que el registro, ni la utilización del dominio nosolomusica.com, tengan como objetivo la atracción de los usuarios de Internet hacia su web, creando confusión con el titular de la marca en cuanto al origen de los hipotéticos productos o servicios de naturaleza comercial que hubieran podido darse en la página.”
Lección 5. En un caso como el que nos ocupa, no es buena idea tratar de contactar al dueño de la marca para tratar de vender el dominio, ya que se cumpliría con el tercer requisito para perder el UDRP
Si es verdad que a diferencia de los juzgados en los Estados Unidos los panelistas del WIPO no crean jurisprudencia, lo que es cierto también es que los panelistas siempre usan casos anteriores como referencia, este caso sienta el precedente que cualquier dominio con tilde y que reclame marca registrada será considerado como si fuera exactamente igual a la marca en cuestión y cumplirá el primer y muy probablemente el segundo requisito de un URDP, es por lo tanto indispensable hacer una investigación exhaustiva de los dominios IDNs –aunque sean genéricos- hasta ahora registrados por los domainers hispanos para asegurarse que si en su momento el dominio coincide con una marca, no se cumplan ninguno de los requisitos que se detallan en el apartado de Mala Fe.
Aunque las posibilidades de que si el dominio coincidiese con la marca y se cumpliesen los primeros dos requisitos eso no quiere decir que si el dominio es idéntico a la marca todo está perdido, el mismo Luis H. de Larramendi en el caso de elconsorci.com lo expresa así “No es pues intención del Panel la de negar la validez de los registros de marca acreditados por el demandante, pero sí impedir la posibilidad de extrapolar esos derechos sin limitación alguna al entorno de Internet, cuando la denominación implicada es un término genérico protegido sólo para unos productos y servicios concretos y determinados.”
Las pruebas del la utilización de mala fe son de acuerdo al ICANN cualquiera de estas:
b. Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Estos es una lista de los URDPs en los que ha estado involucrado Luis H. de Larramendi como panelista único. La lista es resultado de una búsqueda en el World Intellectual Property Organization Web Site.
Trasferidas al demandante:
Dominios.info, bigott.com, registrosdelapropiedad.com, registrosdelapropiedad.org, registrosdelapropiedad.net. bancadelintesa.com, bancadelintesa.info, bancadelintesa-uk.com, euskaltel.org, realmadrid.org, burma.com, laboratoriosrecalcine.com, cosmoprof.org, unicaja.com, sindicdegreuges.com, sindicdegreuges.org, redeglobo.net, noticiasjuridicas.es, urbemar.com, jordilabanda.com, ccoo.org, iberdrolagas.com, andreubuenafuente.com, speed-hobbys.com, quiztotal.com, caixabanc.com, colombiancoffeewholesale.com, casaeditorialeltiempo.com, fadesa.net, canarias7.com, infrisa.net, uicesa.com, mensa.com, pedrodelhierro.com, aytolacoruna.com.,
Desestimadas:
pizzamovil.com, ence.com, velazquez.net, nosolomusica.com, huertodelcura.org., paginasdoradas.com., esmadrid.com., huertodelcura.es., elconsorci.com., escolastica.com.mx., creativelabs.net., derribosmateo.com., trocmil.com. Continua con esta discusión en Demene.com Si quieres saber mas del tema:
ICANN
Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy
http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
Oficina Española de Patentes y Marcas
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=
Localizador de Marcas por Denominación
http://www.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp
Friday, July 13, 2007
Cibersquatting y las agencias de viajes. Marek Fodor.
http://www.marekfodor.com/2007/07/cibersquatting-y-las-agencias-de-viajes.html
Demene.com. Cibersquatting y las agencias de viajes
http://www.demene.com/discussion/3445/
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
atrápalo.com
Atrápalo, S.L., v. Carlos Martínez
Caso No. D2007-0661
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-0661.html
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
bancodevitoria.net
Banco de Vitoria, S.A. v. Vicente Mota Jiménez
Caso No. D2001-0497
http://patentagenda.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0497.html
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
unicaja.org y unicaja.net
Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo
Caso No. D2000-1402
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1402.html
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Hipercor.com
Hipercor, S.A. vs Miguel A. González
Caso No. D2000-0045
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0045.html
Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
BANESTO.ORG y BANESTO.NET
Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira
Caso No. D2000-0018
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0018.html
Nacional Arbitration Forum
Internationalized Domain Names
http://domains.nationalarbitrationforum.org/main.aspx?itemID=1150&hideBar=False&navID=314&news=26
Organización Mundial de la propiedad Intelectual
Los nombres de dominio plurilingües: Consideraciones en materia de propiedad intelectual
http://www.wipo.int/amc/es/domains/internationalized/index.html
Organización Mundial de la propiedad Intelectual
Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet
http://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html
Organización Mundial de la propiedad Intelectual
Mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio
http://www.wipo.int/amc/es/domains/
Organización Mundial de la propiedad Intelectual
Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio
http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html
The Syracuse University Convergence Center/Markle UDRP Database
The UDRP Tracking Project
http://dcc.syr.edu/markle/mhome.htm UDRPs de Luis H. de Larramendi como panelista único.
<Dominios.info> ClassicWeb SL v. The Company / José Truchado. Case No. D2006-0918
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0918.html
<bigott.com> Compañía Anónima Cigarrera Bigott Sucesores v. Wang Yi-Chi. Case No. D2004-0461
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0461.html
<registrosdelapropiedad.com> Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España v. Mariscal y Rivaya. Caso No. D2001-0571
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0571.html
<bancadelintesa.com> Banca Intesa S.p.A., v. Bayo Olatiregun/John Ado. Case No. D2004-0954
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0954.html
<euskaltel.org> EUSKALTEL, S.A. vs. PABLO AGUILAR. Case No. D2004-0420
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0420.html
<nosolomusica.com> Advanced Media, S.A. v. Lullaby Software Design - David Díez. Caso No. D2000-0843
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0843.html
<realmadrid.org> Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S. Caso No. D2000-1805
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1805.html
<velazquez.net> José de Jesus Velázquez Jiménez v. Velazquez-Perez, CPA. Case No. D2001-0342
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0342.html
<burma.com> Hipertex, S.A. V. Lambda Software Solutions Bv. Case No. D2001-0332
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0332.html
<laboratoriosrecalcine.com> Laboratorios Recalcine S.A. v. Victor Abarca. Case No. D2001-0631
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0631.html
<ence.com> Grupo Empresarial Ence, S.A. v. Antonio Mas. Caso No. D2002-0640
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0640.html
<aytolacoruna.com> Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña vs. Vicente Mota Jiménez. Caso No. D2004-0006
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0006.html
<cosmoprof.org> BolognaFiere S.p.A. v. Currentbank/Alex Bars aka Currentbank-Promotools. Case No. D2005-0308
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0308.html
<pizzamovil.com> Vidisco S.L. v. Roberto Manso Esteban. Caso No. D2001-068
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0685.html
<unicaja.com> Unicaja-Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera vs Luis Mansilla. Caso No. D2000-1354
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1354.html
<sindicdegreuges.com> Sindic de Greuges de Catalunya contra D. Luis Toribio Troyano. Caso No. D2005-0497
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0497.html
<redeglobo.net> TV Globo Ltda. v. Green Card Transportes e Eventos Ltda.. Case No. D2000-0351
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0351.html
<huertodelcura.biz> Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A. Caso No. D2006-0854
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0854.html
<noticiasjuridicas.es> Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. Caso No. DES2007-0006
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/des2007-0006.html
<paginasdoradas.com> Telefónica de Argentina, S.A. v. D. Pablo Castruna. Case No. D2002-0406
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0406.html
<urbemar.com> Residencial Urbemar, S.A. vs. YT TY. Caso No. D2002-0648
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0648.html
<jordilabanda.com> Jorge Antonio Labanda Blanco v. Xavier Mañé. Caso No. D2002-1111
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-1111.html
<esmadrid.com> Empresa Municipal Promoción Madrid vs. Planners Planners. Caso No. D2002-1112
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-1112.html
<ccoo.org>Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. Jose Navarro Rubert. Caso No. D2003-0330
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0330.html
<iberdrolagas.com> Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Jose. Case No. D2003-0675
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2003/d2003-0675.html
<andreubuenafuente.com> Andreu Buenafuente Moreno vs. Xavier March Morla. Case No. D2004-0610
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0610.html
<speed-hobbys.com> Speed-Hobbys S.L. vs. Contrast Records, S.L. / D.Christian Schulze-Frey. Caso No. D2004-0963
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0963.html
<quiztotal.com> Ediciones Pléyades, S.A. v. Alejandro Barrada Martín. Caso No. D2005-0505
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2005/d2005-0505.html
<huertodelcura.es> Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.. Caso No. DES2006-0014
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/des2006-0014.html
<caixabanc.com> Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa") v. Enric-Josep. Caso No. D2001-0438
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0438.html
<colombiancoffeewholesale.com> Republic of Colombia, and its authorized designee, The Colombian Coffee Federation, Inc. vs. Future Disk Media and George Haverly. Case No. D2001-0219
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0219.html
<casaeditorialeltiempo.com> Casa Editorial El Tiempo S.A, v. Spider Webs Ltd. Case No. D2000-1757
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1757.html
<elconsorci.com> El Consorci de la Zona Franca de Barcelona v. Jordi Vidal Valls. Caso No. D2001-0672
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0672.html
<fadesa.net> Fadesa Inmobiliaria, S.A. v. Flemming Madsen. Case No. D2001-0570
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0570.html
<canarias7.com> Informaciones Canarias S.A. (inforcasa) v. Jose Angel Ramos Sanchez. Caso No. D2001-0780
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0780.html
<escolastica.com.mx> Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez. Caso No. DMX2001-0005
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/dmx2001-0005.html
<infrisa.net> Ingeniería del Frío, S.A. v. Ingeniería Frigorífica, S.A.. Caso No. D2001-1136
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1136.html
<uicesa.com> UICESA, Obras y Construcciones, S.A. vs. Unión Independiente. Caso No. D2001-1331
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-1331.html
<creativelabs.net> Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Cañas Curto. Caso No. D2000-0896
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0896.html
<mensa.com> American Mensa, Ltd. v. Millennium Energy Niche Studies Associative. Case No. D2000-1030
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1030.html
<derribosmateo.com> Agustín Mateo García v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom). Caso N° D2006-0767
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0767.html
<pedrodelhierro.com> Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group. Case No. D2000-0162
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0162.html
<trocmil.com> Troc Iberia, S.A. v. David Milian. Caso No. D2006-0279
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0279.html
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